Tribunale, Ordinanza T-87/24

Marchio UE "Voltwagen" e opposizione fondata su VOLKSWAGEN

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione tra marchi UE. La controversia riguarda la registrazione del segno verbale "Voltwagen" e l’opposizione proposta da Volkswagen AG sulla base del marchio anteriore VOLKSWAGEN.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il richiedente aveva domandato la registrazione del marchio UE "Voltwagen" per servizi delle classi 37 e 42. Volkswagen AG aveva proposto opposizione per tutti i servizi richiesti, fondandosi sul marchio anteriore VOLKSWAGEN, registrato per prodotti e servizi delle classi 1-42, tra cui "vehicles" in classe 12 e servizi di riparazione e manutenzione in classe 37. Su richiesta del richiedente, EUIPO aveva invitato l’opponente a fornire la prova dell’uso genuino del marchio anteriore.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione. In appello, la commissione di ricorso aveva invece ritenuto provato l’uso genuino del marchio anteriore per "motor vehicles" in classe 12 e aveva accolto l’opposizione per numerosi servizi di classe 37, ravvisando un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Domande e motivi del ricorso

Il ricorrente chiedeva la riforma o, in subordine, l’annullamento parziale della decisione di EUIPO con riguardo ai servizi di classe 37. Nel ricorso ha dedotto in sostanza:

• la violazione delle norme procedurali applicabili alla produzione di nuove prove in appello davanti alle commissioni di ricorso;
• l’erronea valutazione della prova dell’uso genuino del marchio VOLKSWAGEN per autoveicoli;
• l’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sia nella comparazione dei prodotti/servizi sia nella comparazione dei segni.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, sull’onere di provare l’uso genuino del marchio anteriore su richiesta del richiedente;
• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, sul rischio di confusione;
• l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, sulla possibilità di prendere in considerazione elementi nuovi in appello;
• l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, sui requisiti probatori circa luogo, tempo, estensione e natura dell’uso;
• l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato.

Primo motivo: prove nuove e loro rilevanza

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse ecceduto il proprio margine discrezionale ammettendo prove nuove sull’uso genuino. Il Tribunale osserva tuttavia che la commissione aveva fondato la conclusione decisiva sull’uso genuino esclusivamente sulle prove già prodotte in primo grado, mentre le prove aggiuntive in appello erano state considerate solo come elementi confermativi.

Ne consegue che, anche se l’ammissione delle prove nuove fosse stata errata, tale circostanza non avrebbe inciso sulla conclusione finale. Il motivo è quindi respinto come irrilevante.

Terzo motivo: uso genuino del marchio VOLKSWAGEN

Il Tribunale esamina poi la censura secondo cui le prove non dimostrerebbero l’uso genuino del marchio per "motor vehicles" in classe 12. Ricorda che l’uso genuino richiede un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi, e non può ridursi a un uso meramente simbolico.

La commissione di ricorso aveva rilevato che:

• il segno VOLKSWAGEN era usato nel commercio come marchio, non solo come ragione sociale;
• esso era usato nella forma registrata, anche quando compariva insieme ad altri segni, come il modello dell’auto, l’abbreviazione "VW" o il logo VW;
• le prove dimostravano una presenza commerciale del marchio nel settore dei veicoli e volumi di vendita sufficienti a integrare l’uso genuino.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’uso di un segno come nome commerciale non esclude che esso funzioni anche da marchio, se emerge un collegamento con i prodotti. Parimenti, il fatto che il marchio sia utilizzato congiuntamente ad altri marchi o segni non impedisce di per sé la prova dell’uso genuino, purché il marchio continui a essere percepito come indicatore di origine. La censura del ricorrente è respinta perché non dimostra che la commissione abbia travisato le prove o che il segno VOLKSWAGEN sia stato percepito solo come riferimento alla società o al logo VW.

Secondo motivo, prima parte: confronto tra veicoli e servizi di classe 37

Quanto al rischio di confusione, il Tribunale ricorda che esso richiede cumulativamente la somiglianza dei segni e quella dei prodotti/servizi, con una valutazione globale che tenga conto dell’interdipendenza tra i diversi fattori.

Per i servizi di manutenzione e riparazione di veicoli, la commissione di ricorso aveva ritenuto sussistente una somiglianza media con i "motor vehicles" in classe 12, in ragione di:

• complementarità funzionale, perché l’uso di un veicolo presuppone manutenzione e riparazione;
• condivisione dei canali di distribuzione, poiché veicoli e relativi servizi possono essere offerti dagli stessi operatori, in particolare tramite la rete ufficiale del costruttore.

Il Tribunale respinge gli argomenti del ricorrente, osservando che:

• la complementarità qui non è estetica ma funzionale;
• il fatto che gli stessi soggetti offrano sia veicoli sia servizi di manutenzione rafforza l’impressione di un’unica origine commerciale;
• le obiezioni sull’autonomia economica dei partner autorizzati attengono, in sostanza, a una valutazione globale non idonea a smentire la somiglianza già accertata.

Per analoghe ragioni, il Tribunale conferma la valutazione relativa ai servizi di retrofit, conversione e tuning dei veicoli, nonché ai servizi di manutenzione e riparazione di componenti meccaniche, tecniche o elettroniche dei veicoli: il ricorrente non confuta seriamente la complementarità funzionale né il fatto che tali servizi possano essere prestati dai costruttori o dai loro distributori ufficiali.

Secondo motivo, seconda parte: confronto tra i segni VOLKSWAGEN e Voltwagen

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale conferma l’accertamento della commissione di ricorso: i segni sono molto simili, poiché differiscono sostanzialmente solo per una lettera nella prima sillaba e hanno identica struttura e pronuncia di base.

Quanto al profilo concettuale, il ricorrente sosteneva che "Volkswagen" significherebbe "auto del popolo" e che "Voltwagen" richiamerebbe i veicoli elettrici, sicché le differenze semantiche neutralizzerebbero le somiglianze visive e fonetiche. Il Tribunale risponde che tale argomentazione non è provata per il pubblico rilevante individuato dalla commissione di ricorso, cioè il pubblico non germanofono e non nederlandofono dell’Unione. Il ricorrente non dimostra che una parte significativa di tale pubblico scomponga i segni in elementi dotati di significato immediato.

Pertanto non ricorrono le condizioni giurisprudenziali per una compensazione delle somiglianze visive e fonetiche tramite differenze concettuali. Il rischio di confusione resta dunque sussistente.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che l’intero ricorso è manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Il ricorrente è condannato alle spese sostenute da Volkswagen AG; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna del ricorrente salvo l’ipotesi di udienza, che non si è svolta.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La pronuncia ribadisce alcuni principi pratici rilevanti per il contenzioso marchi:

• l’uso genuino può essere provato anche mediante documenti che mostrano il marchio insieme ad altri segni, se il segno continua a svolgere la funzione distintiva;
• nei conflitti tra marchi e servizi automotive, veicoli e servizi di manutenzione/riparazione possono essere considerati simili per complementarità funzionale e coincidenza dei canali di distribuzione;
• la mera evocazione di un significato concettuale diverso non basta a escludere il rischio di confusione se il pubblico rilevante non coglie immediatamente tale significato;
• un ricorso può essere respinto con ordinanza quando le censure non sono idonee a scardinare le valutazioni decisive della commissione di ricorso.