Cassazione Civile, Sentenza n. 8584/2022 del 16/03/2022

Esito

La controversia

Cerantola impugna in cassazione la sentenza che aveva rigettato le sue domande di tutela del brevetto EP e di conversione in modello di utilità, lamentando: (i) vizio di motivazione per avere i giudici recepito adesivamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) senza confutare le critiche dei consulenti di parte; (ii) errata valutazione dell'altezza inventiva (art.48 c.p.i. e art.56 CBE), sostenendo l'esistenza di 'pointers', il pregiudizio tecnico dell'applicazione della saldatura a proiezione, l'irrilevanza delle anteriorità prodotte dalla controparte, il successo commerciale del prodotto e l'omesso esame del rapporto di ricerca EPO; (iii) violazione dell'art.82 c.p.i. per il rifiuto della conversione in modello di utilità; (iv) violazioni per pratica di concorrenza sleale (art.2598 c.c.) relative a pubblicità comparativa e falso accostamento dei prodotti; contestualmente Metalmeccanica Alba propone ricorso incidentale lamentando abuso del processo e sollevando questioni sulla tempestività e legittimazione della domanda di nullità del brevetto (art.118 c.p.i.).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale di Cerantola (motivi ritenuti inammissibili o infondati) e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Metalmeccanica Alba; compensa le spese di lite. In motivazione la Corte: (a) conferma che il giudice di merito può recepire le conclusioni del c.t.u. senza riprodurre e confutare punto per punto le critiche dei periti di parte, salvo che le critiche siano specifiche e circostanziate e concernano fatti storici decisivi soggetti al contraddittorio; (b) precisa l'ambito del vizio di omesso esame ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.: rileva solo l'omesso esame di fatti storici decisivi, effettivamente discussi e indicati con precisione nel ricorso di cassazione; le mere critiche tecniche all'elaborato peritale rientrano nel sindacato di merito e sono inammissibili; (c) statuice che la non corretta applicazione delle Guidelines EPO (problem‑solution approach) non costituisce di per sé violazione dell'art.48 c.p.i. o art.56 CBE, salvo che tale difetto non si risolva in una violazione delle norme primarie; (d) ritiene non decisivo il successo commerciale come prova dell'altezza inventiva; (e) conferma che la valutazione sulla conversione in modello di utilità e sulle questioni tecniche è questione di merito non sindacabile salvo vizio di motivazione; (f) dichiara inammissibile la domanda incidentale di nullità per difetto di interesse della resistente rispetto alla diversa ragione di nullità proposta, ma enuncia un principio di diritto rilevante: la legittimazione di «chiunque abbia interesse» a proporre nullità ex art.118, comma 4 c.p.i. va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda.

Norme richiamate

• art.360 cod.proc.civ., comma 1, n.5

  Il vizio di motivazione oggetto di cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non rientrano in tale vizio le meri deduzioni difensive o le critiche tecniche all'elaborato peritale non concretizzate in fatti storici decisivi

• art.48 c.p.i.

  «Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica... Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.»

  La valutazione dell'altezza inventiva deve rispettare la norma primaria; il mancato uso del metodo EPO non costituisce automaticamente violazione della norma primaria se la discrepanza non si traduce in violazione dell'art.48

• art.56 CBE

  «Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica... Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all’articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.»

  Analogamente al diritto nazionale, la verifica dell'inventiva deve fondarsi sulle norme primarie; le linee guida EPO sono strumenti interpretativi secondari

• Guidelines dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO)

  Le Guidelines e il 'problem‑solution approach' sono metodologie applicative utili per la valutazione dell'altezza inventiva, ma la loro violazione non costituisce di per sé violazione di legge nazionale o convenzionale se non comporta falsa applicazione delle norme primarie (art.48 c.p.i./art.56 CBE)

• art.82 c.p.i.

  «Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità... quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.»

  La valutazione sulla sussistenza del requisito per il modello di utilità è di merito; la corte territoriale ha potuto escludere la particolare efficacia o comodità senza violare norma di diritto

• art.2598 cod.civ.

  Le diverse fattispecie di concorrenza sleale (appropriazione di pregi, vendita sottocosto, pubblicità comparativa illecita) hanno requisiti distinti: ad es. l'appropriazione dei pregi richiede un'auto-attribuzione di qualità in comunicazione verso terzi; la vendita sottocosto è illecita solo in presenza di abuso di posizione dominante o di specifiche regole che la vietino

• art.118 c.p.i.

  La disciplina sui rimedi dell'avente diritto e sulla nullità del brevetto: la Corte precisa che la legittimazione di 'chiunque abbia interesse' a proporre nullità ex art.118, comma 4, va valutata alla data della decisione e non necessariamente alla data di proposizione della domanda (principio enunciato ex art.363 c.p.c.)

• art.348 ter, comma 5 cod.proc.civ.

  Limita i motivi di cassazione avverso sentenza d'appello che confermi la prima decisione sulle stesse ragioni di fatto: tali ricorsi possono essere proposti solo per i motivi numeri 1-4 dell'art.360, condizionando l'ammissibilità di censure di fatto riproposte

• art.363 cod.proc.civ.

  Consente alla Corte di cassazione di enunciare principi di diritto di particolare importanza anche quando il motivo è inammissibile; la Corte ha usato questa facoltà per chiarire la valutazione della legittimazione ex art.118 c.p.i. e il perimetro dell'esame dell'altezza inventiva

• art.13, d.P.R. n.115/2002 (modificato)

  Richiama l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali, constatate dalla Corte

Massime di principio

• Il giudice può recepire le conclusioni della c.t.u. senza confutare espressamente tutte le obiezioni dei consulenti di parte; ciò non costituisce vizio di motivazione se le critiche si limitano a un riesame tecnico degli elementi valutati dal perito
• Per far valere in cassazione l'omesso esame di un fatto (art.360, n.5 c.p.c.) è necessario indicare puntualmente quale fatto storico decisivo, discusso nel contraddittorio, sia stato omesso e dimostrare che la sua valutazione avrebbe inevitabilmente mutato l'esito del giudizio
• La non applicazione formale delle Guidelines EPO o del 'problem‑solution approach' non è di per sé motivo di cassazione: bisogna dimostrare la violazione delle norme primarie (art.48 c.p.i. / art.56 CBE) conseguente a tale omissione
• Il successo commerciale non è, di per sé, prova decisiva dell'altezza inventiva; può essere valutato solo come elemento sussidiario insieme al giudizio tecnico
• Le questioni sulla conversione in modello di utilità e sulle valutazioni tecniche sono, di norma, questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo chiaro vizio di motivazione
• In materia di nullità del brevetto per registrazione a nome di chi non ne aveva diritto (art.118 c.p.i.), la legittimazione ad agire di 'chiunque abbia interesse' deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione, potendo quindi sopravvenire nel corso del giudizio