Tribunale, Ordinanza T-103/24

Nullità del marchio UE EDUCTOR per asserita violazione di un marchio anteriore non registrato

Il Tribunale decide con ordinanza in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Qx World Kft. contro una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO. La controversia riguarda una domanda di nullità del marchio UE denominativo EDUCTOR, basata su un preteso marchio anteriore non registrato EDUCTOR, sostenendo che tale segno fosse anche ben noto ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Fatti e iter amministrativo

La domanda di nullità era stata presentata il 6 novembre 2017 nei confronti del marchio registrato su domanda depositata il 16 luglio 2012. I prodotti e servizi interessati ricadevano, in sostanza, nelle classi 9 e 44, relativi a apparecchiature e software scientifici/tecnici e a servizi medici, veterinari, igienico-estetici e agricoli. La Divisione di annullamento aveva respinto la domanda per mancata dimostrazione dell’esistenza del marchio non registrato anteriore ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001. In appello, una precedente commissione aveva inizialmente ritenuto inammissibile il richiamo alla notorietà del marchio; tale impostazione era stata però annullata dal Tribunale con sentenza dell’8 settembre 2021, che aveva riconosciuto l’errore di diritto. Riassunto il fascicolo alla quarta commissione, quest’ultima aveva nuovamente respinto l’impugnazione ritenendo insufficiente la prova della notorietà del segno anteriore.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, tre profili:

• la commissione di ricorso non sarebbe stata competente a pronunciarsi sulla notorietà del segno anteriore, poiché la Divisione di annullamento non l’aveva esaminata;
• la decisione della Divisione di annullamento sarebbe stata viziata da difetto di motivazione;
• la commissione avrebbe applicato erroneamente i criteri per valutare il carattere ben noto del marchio e avrebbe distorto le prove.

Normativa rilevante e quadro applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 16 luglio 2012, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, come modificato, corrispondente nel contenuto agli articoli richiamati del regolamento n. 2017/1001. Sul piano procedurale si applicano invece il regolamento n. 2017/1001 e il regolamento delegato n. 2018/625. La pronuncia richiama inoltre l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, che consente il ricorso al Tribunale solo avverso le decisioni delle commissioni di ricorso.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo: continuità funzionale ed effetto devolutivo

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui esiste continuità funzionale tra gli organi decisori di EUIPO e le commissioni di ricorso. Ne deriva che la commissione deve fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto dedotti in primo grado e in appello, riesaminando integralmente la controversia. Nel caso concreto, la questione della mancata presa di posizione della Divisione di annullamento sulla notorietà del marchio era stata espressamente sollevata nel ricorso amministrativo e quindi rientrava comunque nell’oggetto del controllo della commissione. Per tale ragione il Tribunale esclude ogni violazione di una forma sostanziale e ogni lesione dei diritti a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta.

Ragionamento sul secondo motivo: irricevibilità del censurare la decisione di primo grado

Il Tribunale dichiara manifestamente irricevibile il motivo con cui il ricorrente imputava un difetto di motivazione alla decisione della Divisione di annullamento. In un’azione ex articolo 263 TFUE contro una decisione di una commissione di ricorso, la legittimità va valutata solo alla luce della decisione impugnata, cioè quella della commissione, e non sulla base degli eventuali vizi della decisione di primo grado. L’unico oggetto ammissibile del sindacato giurisdizionale è dunque la motivazione della decisione della commissione di ricorso.

Ragionamento sul terzo motivo: prova della notorietà del marchio

Quanto alla valutazione della notorietà, il Tribunale ricorda i criteri ricavabili dall’articolo 2 della Joint Recommendation del 1999 e dalla giurisprudenza sulla reputazione, rilevante per analogia. I fattori indicativi comprendono, tra l’altro, il grado di conoscenza del segno nel pubblico di riferimento, la durata, estensione e area geografica dell’uso e della promozione, le registrazioni, i provvedimenti di tutela e il valore associato al marchio. Tali elementi sono tuttavia meri indizi e non condizioni cumulative o precondizioni rigide.

Il Tribunale esclude che la commissione abbia imposto una soglia percentuale minima di conoscenza nel pubblico o abbia preteso, come condizioni necessarie, la prova della quota di mercato o dell’entità dell’investimento promozionale. La commissione aveva piuttosto constatato che la documentazione prodotta, consistente essenzialmente in fatture, risultati di ricerche Google e fotografie di eventi, non consentiva di dimostrare in modo chiaro, convincente ed efficace che il marchio fosse ben noto in uno qualsiasi degli Stati membri invocati alla data rilevante. In particolare, le fatture provavano al più un uso effettivo del segno, ma non bastavano da sole a stabilire la notorietà del marchio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Distorsione delle prove e insufficienza probatoria

Il Tribunale respinge anche la censura di distorsione degli elementi di prova. La commissione non aveva affermato che il ricorrente si fosse limitato a semplici dichiarazioni o ai risultati di Google; aveva invece valutato l’intero materiale probatorio come insufficiente. Poiché il ricorrente non ha spiegato in che modo le prove, incluse fatture, documenti contabili e report di vendita, dimostrassero la notorietà del marchio, la censura viene respinta come manifestamente infondata.

Decisione e spese

L’azione viene quindi respinta, in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza. Il Tribunale condanna Qx World Kft. a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Mandelay Kft.; EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• le commissioni di ricorso di EUIPO operano in continuità funzionale con gli organi di primo grado e possono riesaminare integralmente le questioni dedotte;
• in sede di impugnazione giurisdizionale conta solo la legittimità della decisione della commissione di ricorso;
• la notorietà di un marchio va provata con un insieme coerente di elementi, senza soglie percentuali rigide, ma con dimostrazione concreta che il segno era noto a una parte sostanziale del pubblico pertinente nel territorio rilevante;
• la sola prova di uso commerciale, anche documentata da fatture e vendite, non equivale di per sé alla prova di un marchio ben noto.