Tribunale, Ordinanza T-101/24

Nullità di marchio UE SCIO per preteso marchio anteriore notorio

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il Tribunale, con ordinanza, ha dichiarato il ricorso in parte manifestamente irricevibile e per il resto manifestamente infondato.

Fatti e procedimento amministrativo

Qx World Kft. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo SCIO, registrato su domanda di Mandelay Kft. per prodotti e servizi delle classi 9 e 44. La domanda si fondava su un presunto marchio anteriore non registrato SCIO, protetto in vari Stati membri, e veniva invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

La divisione competente aveva respinto la domanda di nullità per mancata prova dell’esistenza del marchio anteriore non registrato. In appello, una prima commissione di ricorso aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione del carattere notorio del marchio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi. In un precedente giudizio, il Tribunale aveva annullato tale decisione per errore di diritto. Riassunta la causa alla quarta commissione di ricorso, questa aveva nuovamente respinto il gravame, ritenendo che le prove non dimostrassero il carattere notorio del segno in alcuno degli Stati membri interessati alla data di deposito del marchio contestato e alla data della domanda di nullità.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, tre censure:

• violazione di un requisito procedurale essenziale e dei diritti a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo, perché la commissione di ricorso avrebbe esaminato una questione non affrontata in primo grado;
• vizio di motivazione della decisione della divisione di cancellazione, per assenza di qualsiasi statuizione sul carattere notorio del marchio anteriore;
• errore di diritto e travisamento delle prove quanto alla valutazione dei criteri per riconoscere il marchio notorio.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 17 settembre 2012, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, le cui disposizioni rilevanti sono sostanzialmente identiche a quelle del regolamento n. 2017/1001. Sul piano processuale si applicano invece il regolamento n. 2017/1001 e il regolamento delegato (UE) 2018/625.

Per la nozione di marchio notorio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi, il Tribunale richiama la raccomandazione comune WIPO del 1999 e la giurisprudenza su marchio reputato/notorio, sottolineando che occorre una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti, senza soglia percentuale rigida né necessità che la notorietà sia dimostrata sull’intero territorio nazionale, essendo sufficiente una parte sostanziale del territorio interessato.

Ragionamento del Tribunale sulla prima censura

Il Tribunale respinge la doglianza sulla pretesa incompetenza della commissione di ricorso. Richiama il principio di continuità funzionale tra le unità dell’EUIPO e le commissioni di ricorso, nonché l’effetto devolutivo dell’appello: la commissione deve riesaminare integralmente la controversia, in fatto e in diritto, sulla base di tutti gli elementi introdotti tempestivamente.

Poiché nel caso concreto la questione del carattere notorio del marchio era stata espressamente dedotta nel motivo di appello, la commissione era tenuta a esaminarla. Non vi è quindi né violazione di un requisito procedurale essenziale né lesione dei diritti garantiti dagli articoli 41 e 47 della Carta.

Ragionamento del Tribunale sulla seconda censura

La censura di difetto di motivazione della decisione della divisione di cancellazione è dichiarata manifestamente irricevibile. Il Tribunale ribadisce che, in forza dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, il suo controllo può riguardare solo la decisione della commissione di ricorso, non quella dell’organo di primo grado. È quindi irrilevante dedurre un vizio motivazionale della decisione della divisione di cancellazione per contestare la legittimità della decisione impugnata.

Valutazione delle prove del carattere notorio

Quanto alla terza censura, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non ha preteso una soglia predeterminata di conoscenza presso il pubblico né ha trasformato in requisiti necessari la prova della quota di mercato o degli investimenti promozionali. Ha semplicemente rilevato che il materiale prodotto era insufficiente.

In particolare, la commissione aveva esaminato:

• fatture di vendita relative a prodotti commercializzati con il segno SCIO tra il 2009 e il 2017;
• risultati di ricerca Google per l’espressione "SCIO biofeedback";
• fotografie di soggetti associati al segno in occasione di eventi.

Secondo il Tribunale, tali elementi potevano al più dimostrare un uso effettivo del segno, ma non bastavano a provare che il marchio fosse notorio in uno Stato membro al momento rilevante. L’assenza di prove più incisive, come sondaggi, articoli di stampa, riconoscimenti ufficiali o dichiarazioni di terzi indipendenti, legittimava la conclusione di insufficienza probatoria.

Il Tribunale aggiunge che la censura di travisamento delle prove è infondata, poiché la commissione non aveva ignorato l’esistenza di fatture e documenti contabili, ma li aveva valutati e ritenuti inidonei a dimostrare la notorietà del segno.

Decisione e conseguenze

Il ricorso è stato quindi respinto integralmente: in parte perché manifestamente irricevibile e, per il resto, perché manifestamente privo di fondamento in diritto. Qx World Kft. è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della interveniente Mandelay Kft., mentre EUIPO ha sopportato le proprie spese.

Principi pratici per il professionista

La decisione conferma che, nei procedimenti di nullità basati su un marchio anteriore non registrato o notorio, la prova deve essere qualitativamente solida e non può ridursi a elementi di mera commercializzazione. Per invocare l’articolo 6bis della Convenzione di Parigi occorrono indizi convergenti sulla notorietà presso il pubblico di riferimento nello Stato membro rilevante. Inoltre, le impugnazioni al Tribunale contro decisioni delle commissioni di ricorso devono colpire direttamente la decisione impugnata, non vizi imputabili alla sola fase di primo grado.