Tribunale, Ordinanza T-102/24

Nullità del marchio UE EDUCTOR per preteso marchio anteriore non registrato notorio

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Qx World Kft. avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contenzioso è il segno verbale EDUCTOR, registrato per prodotti e servizi nelle classi 10, 35 e 44, rispetto al quale la ricorrente invocava un diritto anteriore non registrato e asseritamente notorio, anch’esso EDUCTOR.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La domanda di dichiarazione di nullità era stata proposta il 6 novembre 2017 contro il marchio UE registrato su domanda del 24 ottobre 2013. La Cancellation Division aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’esistenza del marchio anteriore non registrato ai fini dell’articolo 8(3) del regolamento n. 207/2009. In appello, il primo Board of Appeal aveva ritenuto che l’allegazione della notorietà del marchio anteriore costituisse un nuovo motivo di nullità e quindi non potesse essere introdotta in quella fase; il Tribunale aveva annullato tale decisione nel 2021, affermando l’errore di diritto del Board. Riassunto il caso davanti a un diverso Board of Appeal, l’EUIPO ha però nuovamente respinto l’impugnazione, affermando che la prova prodotta non dimostrava la notorietà del marchio anteriore in alcuno degli Stati membri interessati alla data di deposito della domanda di registrazione e alla data della domanda di nullità.

Normativa rilevante e cornice temporale

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 24 ottobre 2013, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento (CE) n. 207/2009, nelle disposizioni corrispondenti a quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sul piano procedurale, invece, si applicano il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento delegato (UE) 2018/625. Vengono richiamati, in particolare, l’articolo 60(1)(b) e l’articolo 8(3) del regolamento marchi, l’articolo 72(1) sul sindacato giurisdizionale delle decisioni del Board of Appeal, nonché l’articolo 6bis della Convenzione di Parigi e la Joint Recommendation del 1999 sui marchi notori.

Primo motivo: continuità funzionale e poteri del Board of Appeal

La ricorrente sosteneva che, non avendo la Cancellation Division esaminato la notorietà del marchio anteriore, il Board of Appeal non potesse pronunciarsi su tale aspetto, pena la violazione di un requisito procedurale essenziale e dei diritti a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo di cui agli articoli 41 e 47 della Carta. Il Tribunale respinge l’argomento richiamando la costante giurisprudenza sulla continuità funzionale tra le sezioni dell’EUIPO e i Boards of Appeal: questi ultimi devono riesaminare integralmente la controversia, in fatto e in diritto, sulla base di tutti gli elementi già introdotti nel procedimento amministrativo o nell’appello. Nel caso concreto, inoltre, la questione era stata espressamente sollevata dalla ricorrente nei motivi d’appello, sicché il Board di ricorso era comunque tenuto a esaminarla.

Secondo motivo: preteso difetto di motivazione della decisione di primo grado

La ricorrente censurava la mancata motivazione della decisione della Cancellation Division con riguardo alla notorietà del marchio anteriore. Il Tribunale dichiara il motivo manifestamente irricevibile perché, ai sensi dell’articolo 72(1) del regolamento n. 2017/1001, nel giudizio dinanzi al Tribunale può essere impugnata soltanto la decisione del Board of Appeal, non quella della divisione di primo grado. La legittimità della decisione impugnata va quindi valutata autonomamente, senza proiettarvi eventuali vizi della decisione amministrativa precedente.

Terzo motivo: errore di diritto nella valutazione della notorietà

La ricorrente contestava i criteri applicati dall’EUIPO per accertare la notorietà del marchio anteriore, sostenendo che il Board avesse ignorato dati rilevanti come durata, estensione geografica e intensità dell’uso, e che avesse richiesto indebitamente la prova di una determinata percentuale di pubblico, nonché di quota di mercato e investimenti promozionali. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della Joint Recommendation WIPO, i fattori indicati sono meri orientamenti e non condizioni cumulative o precondizioni. Richiama inoltre la giurisprudenza in materia di marchi con reputazione, secondo cui non è necessaria la prova che il segno sia conosciuto da una percentuale determinata del pubblico, ma occorre che sia noto a una parte significativa del pubblico interessato e che siano valutati tutti gli elementi pertinenti, tra cui quota di mercato, intensità, ampiezza geografica e durata dell’uso, e investimenti promozionali.

Valutazione della prova prodotta

Nel caso concreto, il Board of Appeal aveva esaminato fatture, documenti contabili, risultati di ricerche Google e fotografie di eventi, concludendo che tali elementi mostravano al più un uso effettivo del segno, ma non dimostravano che esso fosse notorio in alcuno Stato membro. Il Tribunale approva il ragionamento dell’EUIPO: le fatture possono provare l’uso, ma non bastano, da sole, a dimostrare la notorietà ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi. Mancavano, inoltre, elementi esterni più persuasivi, come sondaggi, articoli di stampa indipendenti, premi, dichiarazioni di associazioni professionali o altre prove oggettive della percezione del marchio nel pubblico di riferimento.

Dedotta distorsione delle prove

La ricorrente lamentava che il Board avesse ridotto la propria istruttoria a pochi risultati di ricerca su Google e a semplici dichiarazioni, ignorando centinaia di fatture e report di vendita. Il Tribunale respinge anche questa censura, osservando che la decisione impugnata aveva in realtà considerato l’insieme della documentazione, ma l’aveva ritenuta insufficiente a dimostrare la notorietà. Non essendo stata attaccata in modo specifico la motivazione del Board sulla insufficienza di tali prove, la doglianza è priva di fondamento.

Esito e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso in parte manifestamente irricevibile e per il resto manifestamente infondato, senza necessità di decidere sull’ammissibilità di talune prove depositate tardivamente. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente; l’EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, sopporta le proprie spese.