Regolamento (UE) 2017/1430

Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione

Il regolamento delegato integra il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, nel quadro delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424. La sua funzione è quella di fissare regole procedurali dettagliate e coordinate per i principali procedimenti davanti all’EUIPO, con l’obiettivo di rendere il sistema più moderno, coerente, efficiente e prevedibile, anche attraverso una maggiore digitalizzazione e una più chiara disciplina delle prove, dei termini e delle comunicazioni.

Ambito e struttura del testo

Il regolamento si applica ai procedimenti amministrativi dinanzi all’EUIPO in materia di marchi UE e, per alcuni profili, alle registrazioni internazionali che designano l’Unione. Il testo copre l’intero ciclo procedurale: opposizione, modifica della domanda, decadenza e nullità, cessione del marchio, ricorsi, procedura orale, notifiche, comunicazioni, termini, revoca di decisioni, sospensione e interruzione dei procedimenti, rappresentanza e regole specifiche per i marchi internazionali.

Procedura di opposizione

L’opposizione può essere presentata sulla base di marchi anteriori o altri diritti anteriori previsti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, purché il soggetto che agisce abbia titolo a farlo per ciascun diritto invocato. L’atto di opposizione deve identificare con precisione la domanda contestata, il diritto anteriore, i motivi dell’opposizione e i prodotti o servizi interessati; in mancanza dell’indicazione dei prodotti o servizi contro cui si agisce, l’opposizione si intende proposta contro l’intera domanda.

L’articolo 5 disciplina l’ammissibilità: la mancata tempestiva corresponsione della tassa rende l’opposizione come non proposta; il deposito tardivo dell’atto o la mancata regolarizzazione di irregolarità essenziali comportano irricevibilità. Ulteriori irregolarità formali possono essere sanate entro il termine assegnato dall’Ufficio. Solo dopo il superamento del vaglio di ricevibilità la fase in contraddittorio si considera iniziata, in linea generale dopo due mesi dalla comunicazione dell’EUIPO, prorogabili fino a un totale di 24 mesi su richiesta di entrambe le parti.

L’opponente deve poi motivare l’opposizione producendo fatti, argomenti, prove sull’esistenza, validità ed estensione del diritto anteriore e sulla legittimazione ad agire. Il regolamento detta requisiti distinti a seconda della natura del diritto anteriore: marchio registrato o depositato, marchio notoriamente conosciuto, diritto anteriore non registrato, denominazione di origine o indicazione geografica, marchio di notorietà ai sensi dell’articolo 8, par. 5. Per alcuni documenti è ammesso il rinvio a fonti online riconosciute dall’Ufficio; traduzioni nella lingua procedurale devono essere depositate nei termini, altrimenti la parte non tradotta non è considerata.

L’esame nel merito consente all’Ufficio di respingere l’opposizione se le prove sono assenti o manifestamente insufficienti. Le prove tardive possono essere ammesse solo nell’esercizio del potere discrezionale dell’Ufficio, tenendo conto della fase procedurale, della potenziale rilevanza e delle ragioni del ritardo. Sono inoltre disciplinati il ritiro o la limitazione della domanda contestata, l’accordo tra le parti, il rimborso della tassa di opposizione in casi specifici e la gestione di pluralità di opposizioni sulla stessa domanda.

Prova dell’uso

Quando il richiedente sollecita la prova dell’uso del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 207/2009, la richiesta deve essere incondizionata e presentata in documento separato entro il termine fissato dall’Ufficio. Le indicazioni e le prove devono dimostrare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, mediante documenti tipici quali imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità e dichiarazioni scritte. Se l’opponente non produce prova sufficiente o non giustifica il mancato uso, l’opposizione è respinta nella misura in cui si fonda sul marchio interessato. È disciplinata anche l’ammissione di prove integrative tardive secondo un criterio analogo a quello applicabile alle altre prove tardive.

Modifica della domanda di marchio UE

La richiesta di modifica della domanda deve contenere il numero di fascicolo, l’identificazione del richiedente, l’elemento da modificare e la versione modificata; se cambia la rappresentazione del marchio occorre fornire la nuova immagine conforme alle regole tecniche richiamate. L’Ufficio invita a sanare le irregolarità e, in mancanza, respinge la modifica. Se la modifica viene pubblicata, si applicano mutatis mutandis le regole su opposizione e prova dell’uso. È possibile presentare un’unica richiesta per modificare lo stesso elemento in più domande, e le stesse regole si applicano alle rettifiche del nome o dell’indirizzo professionale del rappresentante.

Decadenza, nullità e cessione

Il regolamento unifica la struttura delle domande di decadenza e nullità: l’atto deve indicare il marchio impugnato, i motivi con riferimento alle disposizioni sostanziali rilevanti, l’identità del richiedente e, salvo eccezioni, i prodotti o servizi interessati. Le domande di nullità relativa richiedono informazioni aggiuntive sul diritto anteriore e, se la domanda è proposta da licenziatario o da altro soggetto legittimato, la prova dell’autorizzazione ad agire.

Le irregolarità formali sono trattate in modo simile a quanto previsto per l’opposizione: mancato pagamento della tassa, lingua non conforme, mancata traduzione, difetti di contenuto essenziale comportano irricevibilità se non sanati nei termini. Il richiedente deve motivare la domanda con fatti, argomenti e prove fino alla chiusura della fase in contraddittorio; in particolare, nei casi di decadenza per non uso, l’Ufficio invita il titolare a fornire la prova dell’uso effettivo o delle ragioni legittime del mancato uso.

È regolata anche la domanda di cessione del marchio registrato a nome di agente non autorizzato: se proposta in alternativa alla nullità, si applicano mutatis mutandis le regole sulle domande di decadenza e nullità. Quando la cessione viene accolta in via definitiva, l’Ufficio iscrive e pubblica il trasferimento totale o parziale.

Ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso

Il titolo sui ricorsi disciplina in dettaglio il contenuto dell’atto di ricorso, della memoria dei motivi e della risposta, nonché le ipotesi di irricevibilità. I termini ordinari sono di due mesi per proporre ricorso e di quattro mesi per la memoria dei motivi; la lingua del ricorso è, in linea di massima, quella del procedimento di ricorso, con regole specifiche nei procedimenti ex parte. L’atto e la memoria devono identificare con precisione la decisione impugnata e, se del caso, i soli prodotti o servizi contestati.

La parte convenuta può presentare una risposta e, in casi appropriati, un’impugnazione incidentale con atto separato. L’esame delle commissioni di ricorso è in linea generale limitato ai motivi dedotti, ma possono essere esaminati anche profili di diritto rilevabili d’ufficio se necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento. Le commissioni possono ammettere fatti o prove nuovi solo se potenzialmente rilevanti e giustificati dal ritardo. Sono previste regole sulla riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti, sull’esame prioritario, sul contenuto formale delle decisioni e sulle condizioni di rimborso della tassa di ricorso.

Il regolamento disciplina anche l’organizzazione interna delle commissioni: assegnazione delle cause, designazione del relatore, casi in cui decide un solo membro, deferimento alla commissione allargata, deliberazione segreta, firma delle decisioni, ruolo del presidente e della cancelleria, astensione e ricusazione. Le decisioni del presidium sulle regole organizzative essenziali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Procedura orale, istruzione e prove

La procedura orale è, di regola, nella lingua procedurale, ma le parti possono concordare una diversa lingua ufficiale dell’Unione; l’Ufficio può anche usare altre lingue con interpretazione simultanea. Sono previsti la possibilità di partecipare tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici, l’assenza di una parte regolarmente citata e la possibilità di concentrare l’udienza su questioni specifiche.

Per la prova testimoniale e peritale, l’Ufficio adotta una decisione provvisoria che fissa oggetto, luogo, data e ora dell’istruzione. Il perito presenta la propria perizia nella lingua procedurale o con traduzione. Il verbale della procedura orale o la registrazione sostitutiva entra nel fascicolo e viene notificato alle parti. Le spese di istruzione possono essere anticipate e gli importi sono determinati dal direttore esecutivo dell’Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Notifiche, comunicazioni scritte, moduli e termini

Le notifiche dell’Ufficio possono avvenire per via elettronica, per posta o corriere, oppure mediante pubblicazione di un avviso quando non sia possibile reperire l’indirizzo del destinatario o la notifica sia fallita. Le notifiche a destinatari senza domicilio o sede nello SEE e senza rappresentante designato avvengono per posta ordinaria. Sono precisati i momenti in cui la notifica si considera effettuata e le conseguenze delle irregolarità di notifica.

Le comunicazioni al rappresentante producono gli stessi effetti che avrebbero se inviate alla parte rappresentata. Le comunicazioni delle parti possono essere trasmesse elettronicamente o con documento originale firmato; se il documento elettronico è incompleto o illeggibile, l’Ufficio può chiedere una nuova trasmissione, con effetti retroattivi se la regolarizzazione avviene nei termini. L’Ufficio mette inoltre a disposizione moduli gratuiti compilabili online in tutte le lingue ufficiali dell’Unione per i principali atti procedurali, inclusa la domanda di marchio, l’opposizione, la decadenza/nullità, il ricorso, le licenze, i trasferimenti e le domande internazionali.

I termini sono calcolati dal giorno successivo all’evento che ne determina la decorrenza; il regolamento disciplina la scadenza per anni, mesi e settimane, le proroghe su richiesta motivata e le ipotesi di proroga automatica quando l’Ufficio è chiuso o vi sono disservizi postali o tecnici.

Revoca, sospensione, interruzione e rappresentanza

L’Ufficio può revocare una decisione o cancellare un’iscrizione nel registro se ricorrono i presupposti dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009. La parte interessata viene informata e può presentare osservazioni; in caso di consenso o mancata risposta, l’Ufficio procede alla revoca/cancellazione, altrimenti adotta una decisione. Se l’atto revocato o cancellato era pubblicato, anche la revoca/cancellazione è pubblicata.

Le sospensioni dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono essere disposte d’ufficio o su richiesta motivata e, su richiesta di entrambe le parti, possono durare fino a due anni complessivi. Durante la sospensione i termini sono interrotti e ricominciano a decorrere per intero alla ripresa. In caso di interruzione del procedimento per eventi concernenti la parte o il suo rappresentante, l’Ufficio individua la persona legittimata a proseguire; se non viene nominato un nuovo rappresentante nei termini, il procedimento può considerarsi ritirato nei casi in cui la rappresentanza è obbligatoria.

La rappresentanza è disciplinata con particolare attenzione alle procedure con più soggetti: è prevista la figura del rappresentante comune, la disciplina della procura e della sua produzione su richiesta, le conseguenze della mancata produzione, il mantenimento degli effetti della procura fino alla comunicazione della sua cessazione e la radiación/reiscrizione dei mandatari abilitati dall’elenco tenuto dall’Ufficio. Il regolamento coordina tali regole con gli organismi nazionali competenti e con l’Ufficio Benelux.

Registrazioni internazionali che designano l’Unione

Per le registrazioni internazionali designanti l’Unione, il regolamento adatta le regole generali di opposizione e notifica. In particolare, l’atto di opposizione deve identificare la registrazione internazionale e il titolare, e la procedura di opposizione si coordina con i termini previsti dall’Accordo di Madrid e dal protocollo di Madrid. Se il titolare deve essere rappresentato e non ha designato un rappresentante, l’Ufficio gli chiede di provvedere entro due mesi; in mancanza, la protezione è rifiutata.

Quando è proposto un rifiuto provvisorio fondato sull’opposizione, l’EUIPO ne informa l’Ufficio internazionale dell’OMPI e comunica successivamente l’esito finale: ritiro del rifiuto, rifiuto definitivo della protezione o protezione solo parziale. Se non vi sono opposizioni né rifiuti provvisori rilevanti, l’Ufficio trasmette una dichiarazione di concessione di protezione con effetto equivalente al ritiro di un rifiuto.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2017. Numerose disposizioni non si applicano agli atti, procedimenti, notifiche, termini o rappresentanze già avviati o già in essere prima di tale data, secondo il regime transitorio dettagliato dall’articolo 81. I regolamenti (CE) n. 2868/95 e n. 216/96 sono abrogati, ma continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti nelle ipotesi transitorie previste.